DLGV 30/05 – artt. 161 – 193

Art. 161.
Unicità dell’invenzione e divisione della domanda

1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.

2. Se la domanda comprende più invenzioni, l’Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.

3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall’Ufficio.

Art. 162.
Procedimento microbiologico

1. Una domanda di brevetto riguardante un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto secondo tale procedimento sarà considerata descritta qualora:
a) una coltura del microrganismo sia stata depositata, al più tardi il giorno stesso del deposito della domanda di brevetto, presso un centro di raccolta di tali colture;
b) la domanda depositata contenga le informazioni pertinenti di cui il richiedente dispone sulle caratteristiche del microrganismo;
c) la domanda venga completata con l’indicazione di un centro di raccolta di colture abilitato presso il quale una coltura del microrganismo sia stata depositata, nonche’ con il numero e la data di deposito di detta coltura, salva la facoltà per l’Ufficio italiano brevetti e marchi di chiedere copia della ricevuta di deposito.

2. Si considerano centri abilitati quelli riconosciuti ai fini dell’ottenimento di un brevetto europeo o un autorità internazionale riconosciuta in forza di convenzione ratificata dall’Italia.

3. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere comunicate entro un termine di due mesi a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto. La comunicazione di questa indicazione e’ considerata quale consenso irrevocabile e senza riserve del titolare della domanda a mettere la coltura depositata a disposizione di qualsiasi persona che, a partire dalla data in cui la domanda di brevetto e’ resa accessibile al pubblico, presenti richiesta al centro di raccolta presso il quale il microrganismo e’ stato depositato.

4. La richiesta di cui al comma 3 dovrà essere notificata al titolare della domanda o del brevetto e dovrà essere completata dalle seguenti indicazioni:
a) il nome e l’indirizzo di chi fa la richiesta;
b) l’impegno di chi presenta la richiesta nei confronti del titolare del brevetto o della domanda di brevetto di non rendere accessibile la cultura a qualsiasi terzo;
c) l’impegno ad effettuare l’utilizzazione di tale coltura attraverso un esperto qualificato, nominativamente indicato esclusivamente a fini sperimentali fino alla data in cui la domanda di brevetto non venga rigettata o ritirata o il brevetto sia definitivamente decaduto o dichiarato nullo e sia venuta meno qualsiasi possibilità di reintegrazione in forma specifica a favore del richiedente o del titolare del brevetto.

5. L’esperto designato per l’utilizzazione e’ responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente.

Art. 163.
Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi che ha rilasciato il brevetto di base con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto.

2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti
dati concernenti la domanda di certificato:
a) nome e indirizzo del richiedente;
b) numero del brevetto di base;
c) titolo dell’invenzione;
d) numero o data dell’autorizzazione di immissione in commercio nonche’ indicazione del prodotto la cui identità risulta dall’autorizzazione stessa;
e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunità.

Art. 164.
Domanda di privativa per varietà vegetale

1. La domanda di privativa per varietà vegetale deve contenere:
a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
b) l’indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene;
c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia;
d) il nome e la nazionalità dell’autore della varietà vegetale;
e) l’eventuale rivendicazione della priorità;
f) l’elenco dei documenti allegati.

2. Alla domanda devono essere uniti:
a) la descrizione della varietà vegetale. In caso di varietà ibrida, a richiesta del costitutore, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico dall’ufficio ricevente;
b) la riproduzione fotografica della varietà vegetale e delle sue cartteristiche specifiche;
c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell’esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente già intrapresi in Italia o all’estero. La documentazione redatta in lingua straniera e’ corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario;
d) la dichiarazione di cui all’articolo 165;
e) i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate;
f) quando vi sia mandatario, l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201;
g) il documento comprovante il pagamento della tassa di domanda, della tassa per la lettera d’incarico o per la relativa autocertificazione.

3. I documenti indicati al comma 2, lettere b), d), ed e), possono essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al comma 2, lettere c) e g), possono essere presentate successivamente ma non oltre la data d’inizio delle prove di coltivazione della varietà.

4. La varietà e’ descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale maniera essa e’ stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da altre varietà similari conosciute.

5. Nella descrizione e’ indicata anche la denominazione proposta dal costitutore.

6. Se trattasi di varietà essenzialmente derivata ai sensi del comma 4 dell’articolo 107, e’ indicata la varietà iniziale. Se trattasi di varietà geneticamente modificata sono indicati l’origine e la natura della modifica genetica.

Art. 165.
Dichiarazione del costitutore

1. Il costitutore dichiara che:
a) la varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova, varietà vegetale ai sensi dell’articolo 103 e presenta i requisiti della suddetta norma;
b) ha ottenuto l’autorizzazione dei titolari di altre nuove varietà vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta;
c) s’impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato con la sigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà destinato a consentire l’esame della stessa;
d) e’ stata depositata per la stessa varietà domanda di protezione in altri Stati e quale ne sia stato l’esito;
e) rinuncia al marchio d’impresa eventualmente utilizzato, qualora sia identico alla denominazione proposta per la varietà.

Art. 166.
Domanda di denominazione varietale

1. La denominazione proposta per la nuova varietà:
a) deve essere conforme alle linee guida del consiglio di amministrazione dell’ufficio comunitario delle varietà vegetali;
b) non deve risultare contraria alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume;
c) non deve contenere nomi geografici.

Art. 167.
Domanda di registrazione di disegni e modelli

1. La domanda deve contenere:
a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
b) l’indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed eventualmente l’indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare.

2. Alla domanda devono essere uniti:
a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni;
b) la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l’intelligenza del disegno o modello medesimo;
c) quando vi sia mandatario, l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201;
d) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

Art. 168.
Domanda di registrazione delle topografie

1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola topografia di un prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data di primo sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia esistente in detta data.

2. Alla domanda di registrazione debbono essere allegati:
a) una documentazione che consenta l’identificazione della topografia, in conformità alle prescrizioni del regolamento;
b) una dichiarazione attestante la data del primo atto di sfruttamento commerciale della topografia qualora questa data sia anteriore a quella della domanda di registrazione. Se il richiedente e’ persona diversa da chi ha effettuato il primo atto di sfruttamento commerciale, deve dichiarare il rapporto giuridico intercorso con quest’ultimo;
c) quando vi sia un mandatario l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201;
d) l’eventuale designazione dell’autore o degli autori della topografia.

3. E’ consentita l’utilizzazione di termini tecnici stranieri divenuti di uso corrente nel settore specifico.

Art. 169.
Rivendicazione di priorità

1. Quando si rivendichi la priorità di un deposito ai sensi dell’articolo 4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l’entità e l’estensione del diritto di proprietà industriale e la data in cui il deposito e’ avvenuto.

2. Se il deposito e’ stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante.

3. Quando all’estero siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di uno stesso marchio e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorità, per ognuna di esse, ancorche’ costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicate più registrazioni o più depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio, alle nuove domande separate si applica l’articolo 158, commi 1, e 2.

4. Quando siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorità può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unità di invenzione. Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati più depositi e non si riscontri l’unità inventiva, alle nuove domande separate e’ applicabile l’articolo 161.

5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o su materiali inerenti alla prestazione del servizio, che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione temporanea, il richiedente deve allegare alla domanda di registrazione un certificato del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza dell’esposizione, avente il contenuto prescritto nel relativo regolamento.

6. La brevettazione o la registrazione vengono effettuate senza menzione della priorità, qualora entro sei mesi dalla data di deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti di cui al comma 1. Per le invenzioni e i modelli di utilità il termine per deposito di tali documenti e’ di sedici mesi dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorità, se tale termine e’ più favorevole al richiedente.

7. Qualora la priorità di un deposito compiuta agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel titolo di proprietà industriale deve farsi analoga annotazione del rifiuto.

8. La rivendicazione di priorità nella domanda di privativa per nuova varietà vegetale e’ rifiutata se e’ effettuata dopo il termine di dodici mesi dalla data di deposito della prima domanda e se il richiedente non ne ha diritto. Qualora priorità sia rifiutata non se ne fa menzione nella privativa.

Art. 170.
Esame delle domande

1. L’esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, e’ rivolto ad accertare:
a) per i marchi: se può trovare applicazione l’articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 12, comma 1, lettera a), 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere a) e b); se concorrono le condizioni di cui all’articolo 3;
b) per le invenzioni ed i modelli di utilità che l’oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dagli articoli 45, 50 e 82, esclusi i requisiti di validità, fino a quando non sarà disciplinata la ricerca delle anteriorità con decreto ministeriale a meno che la loro assenza risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio;
c) per i disegni e modelli che l’oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell’articolo 31;
d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonche’ l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 114 della stessa sezione. L’esame di tali requisiti e’ compiuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale formula parere vincolante, avvalendosi della commissione consultiva istituita dall’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974. La Commissione opera osservando le norme di procedura dettate con apposito regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole e forestali può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo; 
e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l’oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall’articolo 87, esclusi i requisiti di validità fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l’esame con decreto ministeriale.

2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, l’Ufficio trasmette l’esemplare del marchio ed ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, che esprime il parere di competenza entro dieci giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell’articolo 173, comma 7.

Art. 171.
Esame dei marchi internazionali

1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l’esame dei marchi internazionali designanti l’Italia conformemente alle norme relative ai marchi nazionali, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a).

2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se e’ stata presentata opposizione da parte di terzi ai sensi dell’articolo 176:, provvede, ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, all’emissione di un rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne dà comunicazione all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

3. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2 e’ emesso entro un anno per le registrazioni internazionali basate sull’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e diciotto mesi per quelle basate sul relativo Protocollo. I termini decorrono dalle date rispettivamente indicate nelle citate Convenzioni internazionali.

4. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio e’ la medesima di quella di una domanda di marchio depositata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

5. Entro il termine perentorio all’uopo fissato dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione internazionale, per la quale sia stato comunicato all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale un rifiuto provvisorio, tramite un mandatario nominato ai sensi dell’articolo 201, può presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell’atto di opposizione sulla base del quale e’ stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso, se il titolare della registrazione internazionale richiede la copia nel termine prescritto, l’Ufficio comunica alle parti l’avviso di cui all’articolo 178, comma 1, e applica le altre norme sulla procedura di opposizione di cui agli articoli 178 e seguenti.

6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, il titolare della registrazione internazionale non presenti le proprie deduzioni, ovvero non richieda copia dell’atto di opposizione secondo le modalità prescritte, l’Ufficio italiano brevetti e marchi emette il rifiuto definitivo.

7. L’Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale le decisioni definitive relative ai marchi internazionali designanti l’Italia.

8. Nel caso che il marchio designante l’Italia in base al protocollo di Madrid sia successivamente radiato in tutto o in parte su richiesta dell’ufficio di proprietà industriale d’origine, il suo titolare può depositare una domanda di registrazione per lo stesso segno presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha effetto dalla data di registrazione internazionale, con l’eventuale priorità riconosciuta, o da quella dell’iscrizione dell’estensione territoriale concernente l’Italia.

9. La domanda e’ depositata nel termine perentorio di tre mesi a decorrere dalla data di radiazione della registrazione internazionale e può riguardare solo i prodotti e servizi in essa compresi relativamente all’Italia.

10. Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le domande nazionali.

Art. 172.
Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda

1. Il richiedente può sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame e nel caso dei marchi, anche durante la procedura di opposizione, prima che l’Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo.

2. Il richiedente, prima che l’Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa, nonche’, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati e, nel caso di domanda di marchio, di limitare o precisare i prodotti e i servizi originariamente elencati.

3. Il richiedente, su invito dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, deve completare o rettificare la documentazione ove sia necessario per l’intelligenza del diritto di proprietà industriale o per meglio determinare l’ambito della tutela richiesta. 4. Qualora siano necessari gli accertamenti di cui all’articolo 170, comma 1, lettera d), il Ministero delle politiche agricole e forestali invita il richiedente a presentare il materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà e, nel caso di varietà ibride, può richiedere, ove necessario, anche la consegna del materiale dei componenti genealogici. Gli istituti e gli enti designati per gli accertamenti rilasciano ricevuta del materiale loro consegnato. Se il materiale e’ consegnato in quantità insufficiente o qualitativamente non idoneo, gli istituti e gli enti anzidetti redigono apposito processo verbale da trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con gli enti e gli organismi responsabili delle prove, può, anche su richiesta del titolare della domanda o di terzi, disporre che siano effettuate visite presso i campi per fare prendere visione delle prove agli interessati. Gli enti e gli organismi responsabili delle prove, ove lo ritengano necessario, invitano il titolare della domanda a visitare i campi prova. L’ente o l’organismo designato trasmette, al termine delle prove, un rapporto sui risultati ottenuti al Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, in caso di dubbi sui risultati medesimi, può disporre la ripetizione delle prove. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base del rapporto d’esame, redige la descrizione ufficiale della varietà. L’Ufficio, ricevuta dal Ministero delle politiche agricole e forestali la descrizione ufficiale, la trasmette al costitutore, assegnandogli un termine per le osservazioni.

6. L’Ufficio italiano brevetti e marchi deve conservare la documentazione relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data di ricezione delle modifiche o integrazioni ed adottare ogni altra opportuna modalità cautelare.

Art. 173. 
Rilievi

1. I rilievi ai quali dia luogo l’esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all’interessato con l’assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo l’esame della domanda di privativa per nuova varietà vegetale sono comunicati all’interessato con l’assegnazione di un termine, non superiore a sei mesi, per la risposta. Nel caso in cui il rilievo riguardi la denominazione, la nuova proposta e’ corredata da una dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 1, dell’articolo 165. L’ufficio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni ed i rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute.

3. Quando, a causa di irregolarità nel conferimento del mandato, di cui all’articolo 201, il mancato adempimento ai rilievi comporta il rigetto delle domande e delle istanze connesse, il rilievo deve essere comunicato al richiedente.

4. Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l’istanza e’ respinta con provvedimento, da notificare al titolare della domanda stessa o dell’istanza con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, se il rilievo concerne la rivendicazione di un diritto di priorità, la mancata risposta comporta esclusivamente la perdita di tale diritto.

5. La domanda di privativa per nuova varietà vegetale e’ rifiutata:
a) in caso di mancata risposta ai rilievi dell’ufficio e del Ministero delle politiche agricole e forestali nei termini stabiliti;
b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove varietali ai sensi dell’articolo 165, comma 1, lettera c), salvo che la mancata consegna sia dipesa da causa di forza maggiore;
c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti dall’articolo 170, comma 1, lettera d).

6. Se la domanda di privativa per nuova varietà vegetale non e’ accolta o se essa e’ ritirata, il compenso dovuto per i controlli tecnici e’ rimborsato solo quando non siano già stati avviati i controlli tecnici suddetti.

7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1, l’Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l’Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la domanda o l’istanza e’ respinta in tutto o in parte.

8. Per le domande di brevetto internazionale l’Ufficio italiano brevetti e marchi, compiuto l’accertamento di cui all’articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni e a depositare i disegni non acclusi, fissando all’uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma restando l’osservanza del termine per la trasmissione dell’esemplare originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. L’Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara che la domanda s’intende ritirata nelle ipotesi previste dall’articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

9. Qualora la domanda sia accolta, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede alla concessione del titolo.

10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di brevettazione o di registrazione sono conservati dall’Ufficio italiano brevetti e marchi fino a dieci anni dopo l’estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di tale termine l’Ufficio può distruggere i fascicoli anche senza il parere dell’Archivio centrale di Stato, previa acquisizione informatica su dispositivi non alterabili degli originali, delle domande, delle descrizioni e dei singoli disegni ad esse allegati.

Sezione II
Osservazioni sui marchi d’impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi

Art. 174.
Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio

1. Le domande di marchio ritenute registrabili ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a), le registrazioni di marchio effettuate secondo la procedura di cui all’articolo 179, comma 2, ed i marchi internazionali, designanti l’Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformità alle norme di cui ai successivi articoli.

Art. 175.
Deposito delle osservazioni dei terzi

1. Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all’Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d’ufficio dalla registrazione entro il termine perentorio di due mesi:
a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento passata in giudicato;
b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda non e’ stata pubblicata ai sensi dell’articolo 179, comma 2;
c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e’ avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle des Marques Internationales.

2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall’Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione.

3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate dall’Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine dell’esame di cui all’articolo 170, comma 1, lettera a).

Art. 176.
Deposito dell’opposizione

1. I soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 177 possono presentare all’Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione la quale, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata, entro il termine perentorio di tre mesi dalle date indicate nell’articolo 175, comma 1, lettere a), b), e c), avverso gli atti ivi indicati.

2. L’opposizione, che può riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, deve contenere a pena di inammissibilità:
a) in relazione al marchio oggetto dell’opposizione, l’identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui e’ proposta l’opposizione;
b) in relazione al marchio o diritto dell’opponente, l’identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all’articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonche’ dei prodotti e servizi sui quali e’ basata l’opposizione oppure del diritto di cui all’articolo 8;
c) i motivi su cui si fonda l’opposizione.

3. L’opposizione si considera ritirata se non e’ comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 226.

4. Chi presenta l’opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all’articolo 178, comma 1:
a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui e’ basata l’opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso beneficia, nonche’ la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio comunitario;
b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;
c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall’Ufficio italiano brevetti e marchi;
d) l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201, se e’ stato nominato un mandatario.

5. Con l’opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali e’ stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all’articolo 8.

Art. 177.
Legittimazione all’opposizione

1. Sono legittimati all’opposizione:
a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;
b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;
c) il licenziatario dell’uso esclusivo del marchio;
d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all’articolo 8.

Art. 178.
Esame dell’opposizione e decisioni

1. Scaduto il termine di cui all’articolo 176, comma 1, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l’ammissibilità dell’opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, entro due mesi dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei diritti di cui all’articolo 225, comunica l’opposizione al richiedente la registrazione con l’avviso, anche all’opponente, della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabile su istanza comune delle parti.

2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto .a documentazione di cui all’articolo 176, comma 2, lettere a), b) e c), può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all’uopo fissato dall’Ufficio.

3. Nel corso del procedimento di opposizione, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può, in ogni momento, invitare le parti a presentare nel termine da esso fissato ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.

4. Su istanza del richiedente, l’opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio e’ stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali e’ stato registrato e sui quali si fonda l’opposizione, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’istanza da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, l’opposizione e’ respinta. Se l’uso effettivo e’ provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore e’ stato registrato, esso, ai soli fini dell’esame dell’opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi.

5. L’istanza del richiedente per ottenere la prova dell’uso effettivo del marchio deve essere presentata non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni ai sensi del comma 2.

6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.

7. Al termine del procedimento di opposizione, l’Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l’opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario respinge l’opposizione. Nel caso di registrazione internazionale, l’Ufficio italiano brevetti e marchi emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge l’opposizione, dandone comunicazione all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

Art. 179.
Estensione della protezione

1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all’estero ai sensi dell’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, anche se e’ già stata proposta un’opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.

2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non e’ già stata pubblicata, la pubblicazione della registrazione e’ accompagnata, in tale caso, dall’avviso che tale pubblicazione e’ termine iniziale per l’opposizione. L’accoglimento dell’opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.

Art. 180.
Sospensione della procedura di opposizione

1. Il procedimento di opposizione e’ sospeso:
a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell’articolo 178, comma 1;
b) se l’opposizione e’ basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio;
c) se l’opposizione e’ basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;
d) se l’opposizione e’ proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all’articolo 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di riesame;
e) se e’ pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l’opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell’articolo 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi apposita istanza.

2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 1, lettera e), può essere successivamente revocata.

3. Se l’opposizione e’ sospesa ai sensi del comma 1, lettere c) e d), l’Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.

Art. 181.
Estinzione della procedura di opposizione

1. La procedura di opposizione si estingue se:
a) il marchio sul quale si fonda l’opposizione e’ stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;
b) le parti hanno raggiunto l’accordo di cui all’articolo 178, comma 1;
c) l’opposizione e’ ritirata;
d) la domanda, oggetto di opposizione, e’ ritirata o rigettata con decisione definitiva;
e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell’articolo 177.

Art. 182.
Ricorso

1. Il provvedimento col quale l’Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara inammissibile o respinge l’opposizione e’ comunicato alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data della comunicazione, hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all’articolo 135.

Art. 183.
Nomina degli esaminatori

1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo di due anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale dell’Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza.

2. La nomina all’incarico di esaminatore giudicante, di cui al comma 1, rinnovabile e retribuita con compenso da stabilirsi con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e’ riservata a coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, hanno frequentato con esito favorevole, apposito corso di formazione da organizzarsi da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

3. Se il numero dei funzionari nominati ai sensi dei commi 1 e 2 e’ inadeguato in relazione alle opposizioni depositate, possono essere nominati anche funzionari scelti fra il personale del Ministero delle attività produttive, a parità di requisiti e formazione, oppure esperti con notoria conoscenza della materia.

4. Il numero complessivo dei funzionari designati per l’esame delle opposizioni non può superare le trenta unità.

Art. 184.
Entrata in vigore della procedura di opposizione

1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro delle attività produttive che ne stabilisce le modalità di applicazione.

Sezione III
Pubblicità

Art. 185.
Raccolta dei titoli di proprietà industriale

1. I titoli originali di proprietà industriale devono essere firmati dal dirigente dell’ufficio competente o da un funzionario da lui delegato.

2. I titoli di proprietà industriale, contrassegnati da un numero progressivo, secondo la data di concessione, contengono:
a) la data e il numero della domanda;
b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso delle varietà vegetali, del costitutore, la ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica;
c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia;
d) il cognome ed il nome dell’autore;
e) gli estremi della priorità rivendicata;
f) nel caso delle varietà vegetali, il genere o la specie di appartenenza della nuova varietà vegetale e la relativa denominazione.

3. Gli originali dei titoli di proprietà industriale sono raccolti in registri.

4. Una copia certificata conforme del titolo di proprietà industriale e’ trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per varietà vegetali l’ufficio informa il MIPAF della concessione.

Art. 186.
Visioni e pubblicazioni

1. La raccolta dei titoli di proprietà industriale e la raccolta delle domande possono essere consultate dal pubblico, dietro autorizzazione dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a domanda.

2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, a partire dai termini stabiliti per l’accessibilità al pubblico delle domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perche’ possano essere consultate, le domande di brevettazione o di registrazione. Il pubblico può pure consultare, nello stesso modo, le descrizioni ed i disegni relativi ai titoli di proprietà industriale e gli allegati alle domande nelle quali si sia rivendicata la priorità di precedenti depositi.

3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi può consentire che si estragga copia delle domande, delle descrizioni e dei disegni, nonche’ degli altri documenti di cui e’ consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle cautele che siano ritenute necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dei documenti a disposizione del pubblico.

4. Le copie per le quali si chiede l’autenticazione di conformità all’esemplare messo a disposizione del pubblico devono essere in regola con l’imposta di bollo. Il Ministero delle attività produttive può tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l’Ufficio, previo pagamento dei diritti di segreteria.

5. Le copie di estratti dei titoli di proprietà industriale e di certificati relativi a notizie da estrarsi dalla relativa documentazione, nonche’ i duplicati degli originali, sono fatti esclusivamente dall’Ufficio italiano brevetti e marchi in seguito ad istanza nella quale sia indicato il numero d’ordine del titolo del quale si chiede la copia o l’estratto.

6. La certificazione di autenticità delle copie e’ soggetta all’imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria da corrispondersi all’Ufficio italiano brevetti e marchi per ogni foglio e per ogni tavola di disegno.

7. La misura dei diritti previsti dal presente codice e’ stabilita con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e quelli di riproduzione fotografica, ai quali provvede l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

8. I titoli di proprietà industriale, distinti per classi, e le trascrizioni avvenute, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino ufficiale previsto per ciascun tipo di titoli dagli articoli 187, 188, 189 e 190. La pubblicazione conterrà le indicazioni fondamentali comprese in ciascun titolo e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione. Il Bollettino potrà contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei diritti di proprietà industriale, sia gli indici alfabetici dei titolari ed in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni.

9. Il Bollettino può essere distribuito gratuitamente alle Camere di commercio, nonche’ agli enti indicati in un elenco da compilarsi a cura del Ministro delle attività produttive.

Art. 187.
Bollettino ufficiale dei marchi d’impresa

1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d’impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:
a) domande ritenute registrabili ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a), con l’indicazione dell’eventuale priorità;
b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l’indicazione della data di deposito della relativa domanda;
c) registrazioni;
d) registrazioni accompagnate dall’avviso di cui all’articolo 179, comma 2;
e) rinnovazioni;
f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute.

2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all’articolo 156.

3. Il Bollettino ufficiale e’ corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

Art. 188.
Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali

1. La comunicazione al pubblico prevista dall’articolo 30 della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) – testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23 marzo 1998, n. 110, si effettua mediante pubblicazione di un «Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali» edito a cura dell’Ufficio.

2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene:
a) l’elenco delle domande di privative, distinte per specie, indicante, oltre il numero e la data di deposito della domanda, il nome e l’indirizzo del richiedente ed il nome dell’autore se persona diversa dal richiedente, la denominazione proposta ed una descrizione succinta della varietà vegetale della quale e’ richiesta la protezione;
b) l’elenco delle privative concesse, per genere e specie, indicante il numero e la data di deposito della corrispondente domanda, il nome e l’indirizzo del titolare e la denominazione varietale definitivamente attribuita;
c) ogni altra informazione di pubblico interesse.

3. Il Bollettino e’ inviato gratuitamente, in scambio, ai competenti uffici degli altri Stati membri dell’Union pour la protection des obtentions vegetales (U.P.O.V.)

Art. 189.
Bollettino ufficiale di brevetti d’invenzione e modelli d’utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori.

1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d’invenzione e modelli d’utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:
a) domande di brevetto o di registrazione con l’indicazione dell’eventuale priorità o richiesta di differimento dell’accessibilità al pubblico;
b) brevetti e registrazioni concessi;
c) brevetti e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle tasse previste per il mantenimento annuale;
d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico;
e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione o di licenza obbligatoria;
f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione;
g) domande di trascrizione degli atti di cui all’articolo 138 e trascrizioni avvenute.

2. I dati identificativi di domande, brevetti e registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), d), ed e), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui agli articoli 160, comma 1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lettere b) e d).

3. Il Bollettino ufficiale e’ corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

Art. 190.
Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

1. Il Bollettino ufficiale delle domande e dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le notizie previste dall’articolo 11 dei regolamenti CEE n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992 e (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996.

Sezione IV
Termini

Art. 191.
Scadenza dei termini

1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come improrogabile.

2. Su richiesta motivata la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di comunicazione con cui l’Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato il termine.

Art. 192.
Continuazione della procedura

1. Quando il richiedente o il titolare di un diritto di proprietà industriale non abbia osservato un termine fissato dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, relativamente ad una procedura di fronte allo stesso Ufficio, che comporti il rigetto della domanda o istanza o la decadenza di un diritto, la procedura e’ ripresa su richiesta del richiedente o titolare accompagnata dalla prova dell’avvenuta osservanza di quanto era richiesto entro il termine precedentemente scaduto.

2. La richiesta deve essere presentata entro due mesi dal termine non osservato.

3. La disposizione di cui al presente articolo non e’ applicabile ai termini riguardanti la procedura di opposizione.

Art. 193.
Reintegrazione

1. Il richiedente o il titolare di un titolo di proprietà industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi, e’ reintegrato nei suoi diritti se l’impedimento ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di proprietà industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso.

2. Nel termine di due mesi dalla data di cessazione dell’impedimento deve essere compiuto l’atto omesso e deve essere presentata l’istanza di reintegrazione con l’indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L’istanza non e’ ricevibile se sia trascorso un anno dalla data di scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine comunque utile stabilito per il versamento del diritto. In questo caso deve anche allegarsi l’attestazione comprovante il pagamento del diritto dovuto, comprensivo del diritto di mora.

3. Prima del rigetto della istanza il richiedente o il titolare del diritto di proprietà industriale può, entro il termine fissato dall’Ufficio, presentare proprie argomentazioni o deduzioni.

4. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili ai termini di cui al comma 2, al termine assegnato per la divisione delle domande di brevettazione e di registrazione, nonche’ per la presentazione della domanda divisionale e per la presentazione degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi.

5. Se il richiedente la registrazione o il brevetto, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare il termine per la rivendicazione del diritto di priorità, e’ reintegrato nel suo diritto se la priorità e’ rivendicata entro due mesi dalla data di scadenza di tale termine. Questa disposizione si applica, altresì, in caso di mancato rispetto del termine per produrre il documento di priorità.

6. Chiunque in buona fede abbia fatto preparativi seri ed effettivi od abbia iniziato ad utilizzare l’oggetto dell’altrui diritto di proprietà industriale nel periodo compreso fra la perdita dell’esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai sensi del comma 1, può:
a) se si tratta di invenzione, modello di utilità, disegno o modello, nuova varietà vegetale o topografia di prodotti a semiconduttori, attuarli a titolo gratuito nei limiti del preuso o quale risultano dai preparativi;
b) se si tratta di marchio chiedere di essere reintegrato delle spese sostenute.

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